陕西秦晋煤气化工程设备有限公司与天津渤海化工有限责任公司天津碱厂专利侵权纠纷一案

天津高院

（2004）津高民三终字第43号

案由：

专利侵权纠纷

当事人：

上诉人（原审被告）：陕西秦晋煤气化工程设备有限公司。住所地，陕西省西安市太白北路156号航空科技大厦1201室。

法定代表人：毛少祥，董事长。

委托代理人：窦醒亚，陕西嘉瑞律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：天津渤海化工有限责任公司天津碱厂。住所地，天津市塘沽区新华路87号。

法定代表人：赖振国，厂长。

委托代理人：程迎良，男，1969年11月11日出生，天津渤海化工有限责任公司天津碱厂造气车间主任，住天津市塘沽区河北路5号1门602号。

委托代理人：常万祥，天津万华律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：中国科学院山西煤炭化学研究所。住所地，山西省太原市桃园南路27号。

法定代表人：孙予罕，所长。

委托代理人：谢冠斌，北京市立方律师事务所律师。

委托代理人：马小云，男，1953年2月15日出生，中国科学院山西煤炭化学研究所高级工程师，住太原市桃园南路27号。

上诉人陕西秦晋煤气化工程设备有限公司（以下简称秦晋公司）、天津渤海化工有限责任公司天津碱厂（以下简称天津碱厂）因与被上诉人中国科学院山西煤炭化学研究所（以下简称中科院煤化所）专利侵权纠纷一案，不服天津市第二中级人民法院（2003）二中民三初字第68号民事判决，上诉于本院。本院依法由法官王兵、李华、陈灿平组成合议庭，于2004年6月16日对本案开庭进行了公开审理。上诉人秦晋公司的法定代表人毛少祥及其委托代理人窦醒亚，上诉人天津碱厂的委托代理人程迎良、常万祥，被上诉人中科院煤化所的委托代理人谢冠斌、马小云出庭参加诉讼。现本案审理终结。

判决主文：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费1，000元，由上诉人陕西秦晋煤气化工程设备有限公司负担800元，上诉人天津渤海化工有限责任公司天津碱厂负担200元；二审案件受理费1，000元，由上诉人陕西秦晋煤气化工程设备有限公司负担800元，上诉人天津渤海化工有限责任公司天津碱厂负担200元。

本判决为终审判决。

案件事实：

1998 年5月13日，中科院煤化所获“灰熔聚流化床气化过程及装置”发明专利，专利号ZL94106781.5.该专利由两个独立权利要求组成：1、一种灰熔聚流化床气化方法，它由备煤、供气、气化、除尘和废热回收五个部分组成，其特征在于所述的备煤部分由粉碎与干燥两步构成，勿需将煤预破粘，破碎的煤经过筛分，小于6mm的煤送入回转干燥炉，干燥得到水份

该专利技术曾于1996年10月获得国家计委、国家科委、财政部联合颁发的《国家“八五”科技攻关重大科技成果》证书。1997年5月获中国科学院科技进步一等奖。

1998 年7月16日，中科院煤化所与案外人陕西华美新时代工程设备有限公司（以下简称华美公司）签订“合作推广灰熔聚流化床粉煤气化技术协议书”，协议主要约定：双方组建秦晋公司“合作推广经营灰熔聚流化床粉煤气化技术工业成套设备，承包该技术的工程项目”；华美公司以货币资金投资75.6万元，占股份 70%；中科院煤化所以灰熔聚流化床粉煤气化技术使用权入股，折价32.4万元，占股份30%，自协议签订之日起投资到位。1999年4月25日，秦晋公司召开股东会议，除中科院煤化所及华美公司外，还包括三名自然人股东参加。全体股东一致通过决议：华兴事务所评估的《灰熔聚流化床气化过程及装置》专利技术占秦晋公司注册资金108万元的30%股份（即 32.4万元）。1999年6月28日，中科院煤化所与华美公司签订“灰熔聚流化床粉煤气化技术保密协议”约定：双方确定的保密内容为“灰熔聚流化床粉煤气化技术”的专利技术以及相关技术资料。甲方（华美公司）在未得到中科院煤化所的书面许可的情况下，不能将该技术提供给任何第三方。

1999年7月27日，秦晋公司注册成立。公司章程规定中科院煤化所以“灰熔聚流化床粉煤气化技术”投资，折价32.4万元。

另查：1999 年4月8日，中科院煤化所与案外人陕西城化公司、华美公司签订《“氧／蒸汽鼓风灰熔聚流化床粉煤气化制合成气”工业示范装置建设合作协议》，利用中科院煤化所开发成功的灰熔聚流化床粉煤气化专利技术，在陕西城化公司建设工业化示范装置，生产合成氨原料气。三方约定“丙方 （中科院煤化所）在乙方（华美公司）总包下负责项目技术工作，鉴于工业化示范装置属首次建设，故免收专利费”。2000年5月11日，在上述工业装置实施过程中，中科院煤化所与作为工程项目总承包商的泰晋公司签订协议，约定“作为专利技术的拥有者中国科学院山西煤炭化学研究所愿承担部分风险，出资150万元，用于专利设备及相关配套技术的设计，制造和订货”。2002年3月25日，由陕西省科技厅组织并主持对灰熔聚流化床粉煤气化制合成气工业化示范工程成套装置（简称煤气化示范装置），进行工业化科技成果鉴定。2002年4月1日，该煤气化示范装置通过成果鉴定，并获得陕科鉴字（2002）第025号《科技技术成果鉴定证书》。

2003 年6月2日，秦晋公司与天津碱厂签订《工业化专有技术实施许可合同》，约定：工业化专有技术是陕西省科技厅主持的《科技技术成果鉴定证书》（陕科鉴字 （2002）第025号）；秦晋公司向天津碱厂提供使用灰熔聚流化床粉煤气化装置有关工业技术数据和技术资料仅限于在天津碱厂设计建设一套8万吨／年合成氨原料气生产的灰熔聚流化床粉煤气化装置；天津碱厂支付秦晋公司工业化专有技术使用费110万元，工艺设计软件包费60万元。中科院煤化所在得知上述情况后，于2003年9月29日提起诉讼，请求：1、确认秦晋公司与天津碱厂签订的关于8万吨/年合成氨装置“油改煤”工程的合同无效；2、确认秦晋公司与天津碱厂侵犯了中科院煤化所专利权；3、判令秦晋公司与天津碱厂在全国性报纸上向中科院煤化所公开道歉；4、判令秦晋公司与天津碱厂承担全部诉讼费用。秦晋公司则于2003年10月27日向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼，请求判令中科院煤化所变更其用于入股专利的专利权人。

证明以上与本案有关事实的证据，经当事人当庭举证、质证，并经本院审核认定。当事人主张的其他案件事实，因证据不足或与本案无关，本院不予认定。

原判要点：

本案系侵犯专利权纠纷，涉及两项专利—— ——专利号ZL94202278.5的“灰熔聚流化床气化装置”实用新型专利和专利号ZL94106781.5的“灰熔聚流化床气化过程及装置”发明专利。其中，实用新型专利现已失效，其保护范围已为相同主题的发明专利所取代，该实用新型专利不再作为本案的权利依据。中科院煤化所提交的发明专利证书和相关专利文件表明，中科院煤化所目前仍是国家知识产权局专利局登记备案的专利权人。秦晋公司主张中科院煤化所已经将专利权入股秦晋公司，成为秦晋公司资产组成部分之事实，应提交相应证据证实。然而，现有证据却充分表明，中科院煤化所入股秦晋公司的不是专利权而仅仅是专利技术使用权。理由如下：1、中科院煤化所与华美公司鉴订的合作推广灰熔聚流化床粉煤气化技术 （简称煤气化技术）协议，协议书中明确以“煤气化技术”使用权投资，该协议同时也是秦晋公司成立的基础；2、秦晋公司主张是专利权入股的依据主要有三份证据——《股东会决议》、《公司章程》和《评估报告》，其中的《公司章程》和《评估报名》在分析证据时已经论述，该两份证据无法认定。即使这两份证据是真实的，加上《股东会决议》，也没有一份证据能够证明中科院煤化所是以全部专利权入股。三份证据中无论评估还是入股，使用的都是“专利技术”这一术语，并没有提到“专利权”或“专利技术所有权”。如果将《股东会决议》与首述中科院煤化所与华美公司签订的“合作协议”相比较可以看出，决议中的“专利技术”与协议中的“专利技术使用权”是同一内涵；3、其他相关证据证明。无论《股东会决议》之前1999年4月8日中科院煤化所与华美公司、陕西城化公司三方签订的煤气化示范装置“合作协议”还是决议之后1999年6月28日签订的“保密协议”和2000年5月11日签订的煤气化示范装置“实施协议书”，都明确指出中科院煤化所是专利权人，是专利技术的拥有者。至于秦晋公司庭审质证中提出的三方“合作协议”及“保秘协议”是假合同，是为了中科院煤化所单位人员申报院士的理由，没有任何依据，反而是秦晋公司提交的所谓真协议（秦晋公司证据6）存在种种疑点，无法采信。综合上述分析，本院认为中科院煤化所的权利是明确的，专利权人的合法权益应得到法律的有效保护，秦晋公司要求中止本案诉讼的请求不予支持。

关于秦晋公司与天津碱厂之间“工业化专有技术实施许可合同”是否包含中科院煤化所专利技术问题，本院在交换证据及庭审中两次询问秦晋公司代理人，其不能就是否使用了专利技术作出回答。从秦晋公司与天津碱厂签订的实施许可合同中可以看出，合同的标的技术就是“灰熔聚流化床粉煤气化装置”技术，与专利名称一致；从合同标的技术的来源看，该技术来源于中科院煤化所推广专利技术过程中与华美公司、陕西城化公司在陕西城化公司建设的“煤气化示范装置”工程，由此本院认定秦晋公司与天津碱厂之间实施许可合同的标的技术使用了专利技术。由于秦晋公司对专利技术只有使用权且无权对外转让，根据专利法的有关规定，其擅自转让并许可他人实施的行为侵犯了中科院煤化所专利权。至于秦晋公司许可天津碱厂实施的技术与专利技术相同还是又增加了新的技术特征，按照专利侵权判定的全面覆盖原则，不影响侵权的成立；天津碱厂未经专利权人许可实施该专利技术，与秦晋公司构成侵权，应立即停止侵权行为。同时，秦晋公司与天津碱厂签订的实施许可合同，亦因违反法律而无效。至于中科院煤化所要求赔礼道歉的请求，该案为财产纠纷，结合本案的实际情况，不宜适用该民事责任承担方式。综上，根据《*专利法》第十一条第一款、第十二条、第五十六条第一款，第五十七条，《*合同法》第五十二条第（五）项的规定，判决如下：一、秦晋公司与天津碱厂于2003年6月2日签订的“工业化专有技术实施许可合同”无效；二、秦晋公司与天津碱厂的行为侵犯了中科院煤化所专利权；三、驳回中科院煤化所要求赔礼道歉的诉讼请求。

上诉请求和理由：

上诉人秦晋公司和天津碱厂以原审判决认定事实不清，适用法律错误为由，请求撤销原审判决，驳回被上诉人的诉讼请求或中止本案的审理。理由：一、原审判决认定被上诉人入股秦晋公司的不是专利权而仅仅是专利技术使用权是错误的；二、应当中止本案的审理。被上诉人是否有权起诉两上诉人侵权是以其是否还享有专利权的权利为前提，因此，涉案专利的确权诉讼是本案的前提。三、原审法院未对秦晋公司转让的专有技术与专利技术的技术特征进行对比，也未对《科技成果鉴定证书》是否有效进行认定，就认定转让的技术构成侵权显然缺乏说服力。

本案二审当事人争议的主要问题是：1、中科院煤化所用于投资秦晋公司的“灰熔聚流化床气化过程与装置”专利技术的权属；2、上诉人秦晋公司许可上诉人天津碱厂使用的技术内容是否为涉案专利；3、本案是否应中止审理，待另案审理结果。

终审判决理由及法律适用：

本院认为，根据我国公司法关于公司财产独立的规定，以工业产权出资的股东，应当将出资的工业产权评估作价后，依法办理权属变更手续，向公司转让权利。而本案的问题是如何认定中科院煤化所的出资性质。中科院煤化所与秦晋公司股东华美公司于1998 年7月16日签订的协议，主要内容之一为股东出资。该协议明确规定，中科院煤化所以技术使用权入股，折价32.4万元。此后双方签订“保密协议”有明确约定：未经中科院煤化所许可，不得将该技术提供第三方。以上股东协议的约定可以用来解释秦晋公司章程关于中科院煤化所技术投资折价32.4万元的条款含义。此外在该技术的工业化示范装置实施过程中的有关协议，中科院煤化所也明示了对该技术所享有的权利。秦晋公司成立至今，中科院煤化所仍为 “灰熔聚流化床气化过程及装置”专利权人，当事人无申请权属变更记录。因此根据本案事实和诚实信用原则，应当认定中科院煤化所对秦晋公司的出资是技术使用权，并折价为技术许可使用费32.4万元入股。根据秦晋公司注册资本总额，该32.4万元应当由其他股东以现金或实物支付，记为中科院煤化所名下股份，而不应以技术使用权直接作价入股计入公司资本。但秦晋公司注册资本存在的问题，不影响对“灰熔聚流化床气化过程及装置”技术权属的确认。本案证据可以证明，中科院煤化所为本案“灰熔聚流化床气化过程及装置”专利的合法权利人。秦晋公司主张该技术入股后，已经为公司财产的主张，缺乏事实依据，不能成立。

秦晋公司的经营行为，应当受公司章程和股东协议的约束，其在推广本案专利装置及方法承揽有关工程中，涉及他人实施本专利时，应当得到中科院煤化所许可。查秦晋公司与天津碱厂签订的“工业化成果实施许可合同”的技术内容，显系以中科院煤化所“灰熔聚流化床气化过程及装置”专利技术为基础的工业化成果，同时也是中科院煤化所和秦晋公司共同完成的“示范化工程”后，为有关《科技技术成果鉴定证书》确定的科技成果。秦晋公司许可他人实施该技术成果，应得到中科院煤化所的同意。因此原审判决认定，秦晋公司未经专利权人中科院煤化所同意，擅自许可天津碱厂实施专利技术；天津碱厂使用该专利方法和装置，均构成侵权，并无不当。至于秦晋公司提出的中止本案审理的理由，系秦晋公司在本案诉讼中又另案对中科院煤化所提起的股权纠纷诉讼，不影响对本案侵权诉讼的审理。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《*民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，作出如前判决。

审 判 长 王 兵

代理审判员 李 华

代理审判员 陈灿平

二○○四年九月九日

书 记 员 刘震岩